A cessão de uso de marca registrada não representa uma prestação de serviço, mas sim uma conduta negativa, que consiste em se abster de impedir o uso por terceiro de determinado ativo imaterial (marca).

Sendo assim, em não se caracterizando uma prestação de fazer, tal contratação não produz fato gerador, de ISSQN. Este é o entendimento vigente na Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do RGS, após o julgamento da Apelação Cível nº 70059616375.

O Caso

A decisão foi tomada em um Recurso movido pelo Município de Porto Alegre, contra sentença que havia afastado a tributação sobre os valores percebidos através de licenciamento do uso da marca “Universitário”, conferido pelo recorrente à instituição de ensino diversa.

Nas razões de recurso, argumentou o ente municipal que a atividade de cessão de marca se aproxima do contrato de franquia, o que permite a incidência do ISS. Esse argumento, contudo, não foi aceito pelo colegiado.

Em seu voto condutor, o relator do recurso, desembargador Ricardo Torres Herman, o contrato discutido não continha nenhuma obrigação de fazer por parte do licenciador, apenas cláusulas que o possibilitavam o controle do bom uso da marca e da identidade visual.

Segundo o voto: “Acontece que, a teor do que define o art. 1º da LC 116/03 e o art. 156 da Constituição Federal, sem prestação de serviço, não há fato imponível, ou seja, não há fato gerador, não há tributação.”.

Assinalou, ainda, o incidente de inconstitucionalidade julgado na Corte Gaúcha, que já havia reputado inconstitucional do item 3.02, do Anexo da LC 116/03, que prevê a incidência de ISS sobre a “cessão de direitos de uso de marcas e de sinais de propaganda”.