Por Octávio Giacobbo da Rosa*

Segundo o STJ (Superior Tribunal de Justiça), a relação de concorrência entre titulares de marcas e nomes empresariais semelhantes é o principal critério para decidir sobre a possibilidade de convivência entre esses dois institutos. Isso quer dizer, em outros termos, que não há óbice para o registro de uma marca cuja expressão remeta a um nome comercial de outra companhia, desde que não haja riscos do consumidor ser induzido em erro.

O case mais recente decidido pela Corte Superior foi no Recurso Especial nº 1.191.612, decidido em outubro de 2013, oriundo do Tribunal de Justiça do Pará.

Naquela ocasião, uma instituição de ensino do Estado do Pará insurgiu-se contra o uso da designação “Vera Cruz” por uma rede educacional do Estado de São Paulo, alegando que a titularidade do nome empresarial havia sido alcançada antes do registro de marcas pela empresa paulista, e deveria prevalecer. Para tanto, invocou o inciso V do art. 124 da Lei nº 9.279/1996, a Lei de Propriedade Intelectual, que impede o registro de marca que imita ou reproduza elementos próprios de nomes de empresa, que possam causar confusão quando aos sinais distintivos:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(…) V – reprodução ou imitação de elemento característico ou  diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

Contudo, tal argumento foi rechaçado pela Terceira Turma da Corte, em julgamento conduzido pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Na ótica de Sanseverino, ainda que o registro do nome empresarial goze de proteção constitucional, conferido pelo art. 5º da Carta, é certo que a sua utilização não poderá impedir o registro de uma marca similar, por outro empresário, se a convivência de ambos não tiver o condão de confundir o consumidor, provocando alguma transferência de clientela entre as duas empresas. Frisou o ministro que “inexistindo, na hipótese dos autos, qualquer risco de confusão entre os produtos e/ou serviços das litigantes ou um possível desvio de clientela, em razão da divergente disposição geográfica existente entre as partes, mostra-se perfeitamente possível a convivência do nome empresarial SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO VERA CRUZ e a marca VERA CRUZ”.

A decisão reforça o entendimento de que, antes do critério de anterioridade do registro, deve ser auferidos parâmetros como a territorialidade e a especificidade dos serviços ou produtos envolvidos, a fins de priorizar a manutenção da convivência harmônica entre os dois elementos.

*Octávio da Rosa é advogado da divisão de propriedade intelectual da Bastos Lund.